Лицензионный договор понятие существенные условия. Предмет лицензионного договора об использовании произведения

Существенные условия лицензионного договора

К существенным условиям лицензионного договора относятся:

Предмет договора, который раскрывается путем указания на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации, право использования которых предоставляется по договору (если исключительное право на такой результат или на такое средство удостоверяются документом (патентом, свидетельством), должен быть также указан номер этого документа);

Способы, которыми лицензиат вправе использовать результат интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (п. 6 ст. 1235 ГК РФ).

Для возмездного лицензионного договора (а лицензионный договор предполагается таковым во всех случаях, если в нем нет прямого указания на безвозмездность и безвозмездный характер лицензионного договора не следует из закона) существенным также является условие о размере вознаграждения или порядке его определения.

Если существенные условия сторонами не согласованы, договор является незаключенным (п. 1 ст. 432 ГК РФ).

В частности, незаключенным является возмездный лицензионный договор, в котором отсутствует условие о размере вознаграждения или порядке его определения. При этом правила определения цены, предусмотренные п. 3 ст. 424 ГК РФ (по цене, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за аналогичные товары, работы или услуги), не применяются (п. 5 ст. 1235 ГК РФ, пп. 13.6 п. 13 постановления Пленума ВС РФ и Пленума ВАС РФ от 26.03.2009 N 5/29). Это связано с тем, что каждый объект интеллектуальной собственности обладает признаками уникальности, неповторимости.

Незаключенным будет считаться лицензионный договор, в котором сторонами не согласовано условие о предмете, например, договор о предоставлении права на публичное исполнение музыкальных произведений, если он не предусматривает конкретный перечень таких произведений (постановления ФАС Московского округа от 09.06.2012 N Ф05-4288/12 , ФАС Северо-Кавказского округа от 25.03.2009 N А53-15638/2008-С2-11).

Однако, если сторона договора приняла от другой стороны полное или частичное исполнение по этому договору либо иным образом подтвердила его действие (например, приняла оплату за использование конкретного результата интеллектуальной деятельности тем или иным способом), она не вправе требовать признания этого договора незаключенным, если заявление такого требования с учетом конкретных обстоятельств будет противоречить принципу добросовестности (п. 3 ст. 1 , п. 3 ст. 432 ГК РФ в редакции Федерального закона от 08.03.2015 N 42-ФЗ, вступившего в силу с 01.06.2015).

В лицензионном договоре должно быть прямо указано право использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. В ином случае оно не считается предоставленным лицензиату (п. 1 ст. 1235 ГК РФ). Например, если лицензионное соглашение о предоставлении права использования программы для ЭВМ предоставляет лицензиату право установить, использовать, осуществлять доступ, отображать и запускать на компьютере только одну копию программного продукта, он не вправе распоряжаться им иным образом, в частности копировать эту программу, устанавливать ее на другие компьютеры, использовать такой продукт для оказания сетевых услуг третьим лицам на коммерческой основе и т.д. (см. постановление ФАС Поволжского округа от 18.05.2010 по делу N А65-26421/2009).

В лицензионном договоре должна быть также указана территория, на которой допускается использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Однако отсутствие в договоре такого указания не означает, что договор является незаключенным. Если территория, на которой допускается использование такого результата или такого средства, в договоре не указана, лицензиат вправе осуществлять их использование на всей территории РФ (

1. По лицензионному договору одна сторона - обладатель исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (лицензиар) предоставляет или обязуется предоставить другой стороне (лицензиату) право использования такого результата или такого средства в предусмотренных договором пределах.

Лицензиат может использовать результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации только в пределах тех прав и теми способами, которые предусмотрены лицензионным договором. Право использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, прямо не указанное в лицензионном договоре, не считается предоставленным лицензиату.

2. Лицензионный договор заключается в письменной форме, если настоящим Кодексом не предусмотрено иное. Несоблюдение письменной формы влечет недействительность лицензионного договора.

Предоставление права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации по лицензионному договору подлежит государственной регистрации в случаях и в порядке, которые предусмотрены статьей 1232 настоящего Кодекса.

(см. текст в предыдущей редакции)

3. В лицензионном договоре должна быть указана территория, на которой допускается использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Если территория, на которой допускается использование такого результата или такого средства, в договоре не указана, лицензиат вправе осуществлять их использование на всей территории Российской Федерации.

4. Срок, на который заключается лицензионный договор, не может превышать срок действия исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации.

В случае, когда в лицензионном договоре срок его действия не определен, договор считается заключенным на пять лет, если настоящим Кодексом не предусмотрено иное.

В случае прекращения исключительного права лицензионный договор прекращается.

5. По лицензионному договору лицензиат обязуется уплатить лицензиару обусловленное договором вознаграждение, если договором не предусмотрено иное.

При отсутствии в возмездном лицензионном договоре условия о размере вознаграждения или порядке его определения договор считается незаключенным. При этом правила определения цены, предусмотренные пунктом 3 статьи 424 настоящего Кодекса, не применяются.

Выплата вознаграждения по лицензионному договору может быть предусмотрена в форме фиксированных разовых или периодических платежей, процентных отчислений от дохода (выручки) либо в иной форме.

5.1. Не допускается безвозмездное предоставление права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации в отношениях между коммерческими организациями на территории всего мира и на весь срок действия исключительного права на условиях исключительной лицензии, если настоящим Кодексом не установлено иное.

Введение

Как правильно оформить права на приобретенное программное обеспечение (ПО)? Как выбрать оптимальную форму контрактования, защитить свои права пользователя ПО и не потерять при этом на налогах? Предлагаем вашему вниманию обзор договорных схем, применяемых в IT для приобретения программного обеспечения. Ввиду сложности и объемности материала обзор разбит на две части. Первая часть посвящена общему описанию правоотношений, касающихся приобретения прав на софт, и содержит обзор договоров, которые заключаются при наличии уже разработанного, существующего программного обеспечения. Вторая часть сфокусирована на договорных схемах, используемых при создании программного обеспечения, а также на сопутствующих приобретению ПО договорах.

Настоящая статья может в первую очередь заинтересовать приобретателей прав на софт, однако вполне вероятно, что она будет небезынтересна и правообладателям. Также следует оговориться, что настоящий обзор рассматривает только взаимоотношения в рамках коммерческого оборота между организациями. Взаимоотношения B 2C не являются предметом рассмотрения обзора, хотя изложенное может во многом применяться по аналогии и к отношениям с потребителями.

Также в настоящей статье не рассматриваются вопросы, касающиеся свободного ПО (открытых лицензий в терминологии новелл ГК РФ), поскольку это отдельная большая тема.

Что такое приобретение программного обеспечения

К сожалению, на сегодняшний день далеко не все участники рынка (даже среди профессионалов в сфере программного обеспечения и прочих информационных технологий) понимают, чем именно они торгуют и какие правоотношения возникают при так называемой продаже программного обеспечения. Хотя надо отметить, что год от года юридическая грамотность продавцов заметно повышается и сейчас уже довольно редко встречаются такие выражения, как «аренда», «лизинг лицензий» и другие сомнительные с позиции действующего законодательства термины. В настоящее время в договорной практике для описания предмета договора чаще всего используются следующие термины:

Продажа лицензий на ПО;

Продажа ПО;

Продажа экземпляров ПО;

Передача прав на ПО;

Передача ПО;

Предоставление прав на ПО;

Предоставление простой лицензии на ПО;

Реализация ПО;

Уступка права на ПО и т. д.

Какой же из перечисленных и многих других терминов может быть признан наиболее корректным? Ответ на этот вопрос можно дать только после определения воли сторон и, следовательно, типа договора, который будет ими использован для оформления взаимоотношений.

Виды правоотношений в связи с реализацией программного обеспечения

Прежде всего, важно уяснить саму суть правоотношений, связанных с реализацией ПО. Согласно ст. 1225 и 1259 Гражданского кодекса РФ (далее — ГК РФ), программы для ЭВМ (которые в обиходе чаще называют «софт», «программное обеспечение», «ПО», «компьютерные программы») являются объектами интеллектуальной деятельности и подлежат охране специальным разделом права — авторским правом.

- исключительное право, которым правообладатель может распоряжаться по собственному усмотрению, в том числе отказаться от него или передать его в полном объеме третьим лицам. То есть это право является коммерческой составляющей авторского права — правом, на котором можно заработать;

- личные неимущественные права (право авторства, право на имя, право на неприкосновенность произведения и др.), которые не могут отчуждаться автором и всегда принадлежат только ему. Таким образом, указанные права не могут вводиться в торговый оборот, заработать на них в рамках договорных правоотношений не получится.

При этом ст. 1227 ГК РФ говорит о том, что интеллектуальные права не зависят от права собственности на материальный носитель (вещь), в котором выражены соответствующие результаты интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации, а переход права собственности на вещь по общему правилу не влечет переход или предоставление интеллектуальных прав на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации, выраженные в этой вещи.

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что предмет договоров на реализацию программного обеспечения должен быть каким-то образом связан с исключительным правом на ПО, а не с правом собственности на диск с дистрибутивом, и будет зависеть от объема прав, который правообладатель готов предоставить в отношении ПО покупателю.

Самое время для удобства провести систематизацию ПО и договоров о распоряжении правами на его использование.

В целях договорного оформления правоотношений ПО удобно разделить на уже существующее и еще не созданное. Объем предоставляемых по договору прав можно разделить на полный (отчуждение исключительного права в полном объеме) и частичный (предоставление определенного набора правомочий, перечисленных в ст. 1270 ГК РФ) Это и есть основные признаки, исходя из которых, на наш взгляд, следует выбирать договорную схему.

Ситуация 1. Программное обеспечение уже разработано

П. 1. ст. 1233 ГК РФ устанавливает два способа распоряжения своим исключительным правом на произведение (к которому по закону приравнивается ПО): отчуждение в пользу другого лица исключительного права или предоставление другому лицу права использования в установленных лицензионным договором пределах. Рассмотрим оба способа по порядку.

Автор вправе распоряжаться исключительными правами на результат своего интеллектуального труда по личному усмотрению. Одной из правомочностей собственника является возможность передачи исключительных прав полностью или частично иному лицу.

В первом случае имеется в виду полное отчуждение имущественных прав в пользу другого лица. При частичной передаче прав к контрагенту переходит лишь возможность временно пользоваться исключительными правами автора . Наиболее частым является второй вариант передачи исключительных прав – предоставление права пользования объектом на договорных основаниях в объёмах, оговорённых в соглашении. Частичная передача прав оформляется в виде лицензионного договора. Как его заключить и каковы его особенности? Как оформить один из наиболее популярных договоров – на распространение и использование программного обеспечения? Обо всем этом мы расскажем далее.

Лицензионный договор, его виды и особенности

Лицензионный договор правообладатели заключают с целью передачи права пользования объектом интеллектуальной собственности иным лицам (ст. 1235 ГК РФ).

Такая передача прав осуществляется в пределах, оговорённых сторонами, за рамки которых контрагент автора не может выходить. Договор может быть платным или безвозмездным.

Лицензионный договор – самостоятельная категория соглашений в гражданском праве. Характеристика лицензионного договора иногда позволяет его спутать с другими гражданскими соглашениями. Он имеет сходные черты с торговыми контрактами, но отличается от них тем, что человек не лишается своих прав собственности. Различие с договором аренды заключается в самом объекте, так как по лицензионному договору передаётся исключительное право пользования результатами умственного труда .

Сторонами соглашения выступают правообладатель (лицензиар) и его контрагент – лицензиат, которому предоставляется возможность пользования этими правами. Как с одной, так и с другой стороны могут выступать в роли контрагентов юридические, и физические лица. Полномочия представителей подтверждаются доверенностями.

Гражданский кодекс предусматривает 2 вида договоров (ст. 1236 ГК РФ):

• исключительные – заключаются с одним контрагентом без возможности оформить аналогичные договоры с иными лицензиатами;
• неисключительные – лицензиар может предоставлять право пользования объектом неограниченному кругу лиц.

Кроме того, в ГК РФ можно встретить понятие открытого договора. При открытом договоре патентообладатель или владелец свидетельства на средства индивидуализации сообщает в Роспатент о своём намерении заключить лицензионный договор. Роспатент публикуют сведения об этом на официальной странице, и каждый желающий может обратиться к правообладателю с целью оформления соглашения.

На практике встречается несколько видов договоров. Все они имеют свои особенности. Классификация соглашений зависит от вида объекта, права на который предоставляются по договорённости. Например, есть лицензионный договор о предоставлении права использования произведения, соглашение о праве на селекционные наработки, на программы для ЭВМ и т. п.

Существуют также регистрируемые и не подлежащие регистрации сделки.

Регистрация лицензионного договора требуется, если права на объект были получены через Роспатент.

Если объектов несколько, обычно идёт речь о такой разновидности лицензионных соглашений, как концессионные, когда лицензиар передаёт контрагенту право на использование своего коммерческого наименования, товарного знака, раскрывает секреты деятельности (допустим, каналы сбыта продукции), предоставляет услуги по раскрутке лицензиата. Так работают крупные сети, яркий пример – Макдональдс.

Договоры могут быть классифицированы в зависимости от самой лицензии. Например, выделяют:

• чистые лицензии и сопутствующие (в первом случае заключается самостоятельный документ, а во втором – лицензия выступает частью других сделок);
• принудительные и добровольные лицензии (принудительное лицензирование имеет место, когда лицензиар публично заявил о намерении заключить сделку и уклонился от неё);
• лицензии и сублицензии (во втором варианте лицензиат, получив разрешение от лицензиара, вправе найти сублицензиата для передачи ему исключительных прав, которыми обладает сам).

Лицензионные договоры считаются особой формой правоотношений. Рассмотрим законодательные требования к ним подробнее.

Оформление сделки

Форма лицензионного договора всегда письменная. С данного правила есть только одно исключение. Лицензионный договор о предоставлении права использования произведения не требует обязательного письменного вида, если результат умственного труда направляется на печать в периодику (ст. 1286 ГК РФ).

К лицензионным соглашениям законодатель предъявляет те же требования, что и к другим документам. Они могут быть двуязычными или составленными на одном языке, подписанными в установленной форме, полномочия сторон должны подкрепляться при необходимости доверенностями.

Стороны вправе составить предварительный лицензионный договор, где изложить своё намерение об оформлении сделки в дальнейшем. При заключении такого договора правовые последствия не возникают, но сторона, контрагент которой уклоняется от подписания основного договора, вправе заставить её сделать это принудительно через суд (ст. 429 ГК РФ).

Отправлять соглашение на регистрацию следует только при передаче в пользование тех объектов, которые ранее проходили через Роспатент – полезных моделей, изобретений, торговых знаков и т. д. Так как регистрация некоторых объектов осуществляется по желанию самого автора (например, госрегистрация программного обеспечения), то необходимость регистрации зависит от факта оформления в Роспатенте специального свидетельства на объект, подтверждающего наличие исключительных прав.

Лицензионный договор о предоставлении права использования произведения в сферах литературы, архитектуры, музыки госрегистрации не подлежит. То же касается и сделок с раскрытием производственных секретов, коммерческими обозначениями и объектами, отнесёнными к смежным правам.

Существенные условия лицензионного договора, обязательные для описания в документе, следующие.

1. Предмет сделки.
2. Объём передаваемых прав и способы их реализации.
3. Цена договора. Когда заключается безвозмездный лицензионный договор, в документе обязательно указывается неоплатный характер сделки, иначе она расценивается как незаключённая.

Кроме описания обязательных условий, стороны должны прийти к договорённости по следующим пунктам.

1. Территория реализации предоставленных прав. Если документ не будет содержать этого пункта, считается, что наработками правообладателя лицензиат может пользоваться по всей России.
2. Сроки действия. Они не могут превышать периода существования исключительных прав. Если контрагенты не упомянули в соглашении времени его действия, предполагается, что сделка оформлена на 5-летний период.
3. Правовой статус контрагентов – описание прав и обязанностей сторон.
4. Механизм расторжения лицензионного договора в одностороннем порядке.
5. Возможность заключения субдоговоров.

Без перечисленных пунктов договор имеет право на жизнь, но их наличие в документе крайне желательно, особенно для сделок, подлежащих госрегистрации. Это связано с тем, что Роспатент требует, чтобы в заявлении на регистрацию сделки данные положения были освещены (ст. 1232 ГК РФ).

Также контрагенты вправе договориться об иных условиях, являющихся, по их мнению, существенными. Например, об ответственности при прекращении договора по вине одного из участников сделки, о форс-мажорах, о фактах, вследствие возникновения которых соглашение можно будет считать расторгнутым и т.д. Бланки необходимых договоров можно найти в интернете, но лучше составить документ под руководством практикующего юриста.

Договор об использовании программного обеспечения

Лицензионный договор на программное обеспечение – достаточно частый вид сделок на сегодняшний день.

Соглашение на предоставление программного обеспечения должно иметь приблизительно следующую структуру.

1. В шапке пишется название договора с указанием его вида – исключительный или нет.
2. Содержание документа может быть следующим:

• основные термины, используемые в теле соглашения – деятельность с использованием электронных вычислительных машин достаточно сложная для обычного обывателя, поэтому каждое понятие следует описать максимально подробно;
• предмет сделки – передача в пользование программного обеспечения;
• способ использования программы;
• правовой статус сторон;
• механизм передачи прав;
• порядок расчётов;
• дополнительные условия (возможность оформления сублицензии, гарантии защиты исключительных прав со стороны лицензиата, возможность размещения рекламы лицензиатом в отношении программного обеспечения);
• прекращение договорных отношений;
• ответственность сторон, порядок разрешения конфликтных ситуаций и возмещения убытков с расторгаемого договора;
• сроки и территория действия.

1. Реквизиты сторон с указанием доверенностей. Подписи.

Госрегистрацию лицензионного договора на программное обеспечение следует проводить в Роспатенте (если программное обеспечение было в нём зарегистрировано ранее). Заявление на регистрацию подают стороны соглашения или их представители на основании доверенностей.